作者:青巧
一、引言
在中国专利侵权案件的审理中,有一项关键的司法原则在影响专利权利保护范围的认定,即所谓的“捐献原则”。该原则是对等同原则适用范围的有力限制,体现了“专利权的保护范围以权利要求的内容为准”的根本理念。
本文旨在梳理捐献原则在中国的法律渊源、司法实践与适用标准,并从比较法的视角,结合美国与欧洲的相关制度,分析其对国内外权利人实践策略的启示。
二、中国“捐献原则”的渊源与法律依据
“捐献原则”的最初提出可追溯至《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号)第五条:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
此外,《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南(2017)〉理解与适用》也在第58条明确指出:“仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案,应视为专利权人放弃了该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的,不予支持”,意味着未写入权利要求的技术内容,视为专利权人已将该技术方案“捐献给社会公众”。
换言之,捐献原则阻止权利人在诉讼中通过等同原则,将说明书中未主张保护的内容纳入专利权保护范围。其立足点在于防止“既要又要”的策略,即申请时以狭窄权利要求提高授权概率,诉讼时却试图援引说明书扩大保护范围。
三、制度目的:保护公众信赖与明确专利边界
从制度功能角度看,捐献原则体现了专利法中一个核心平衡:一方面,保护社会公众依据权利要求判断专利范围的信赖利益;另一方面,强化专利权人应对发明创造范围作出明确表达的责任。
若允许说明书未主张的技术特征通过等同方式进入保护范围,将严重破坏专利制度的可预期性与透明性。
因此,捐献原则也体现了中国法院近年来在专利审判中持续推进“权利范围清晰、边界确定”的理念,与国际制度的发展方向相契合。
四、最高人民法院的适用标准与案例实践
据调研,2019年至2024年间,最高人民法院共审理19件适用“捐献原则”的专利案件:其中14件案件中认定被诉方案未落入专利保护范围,适用了捐献原则,5件未适用捐献原则,但并非均认定侵权成立。
最高法院在司法实践中逐步明确了以下适用捐献原则的判断标准:
1. 技术人员的理解视角
判断说明书是否捐献,应以本领域技术人员阅读说明书与权利要求书后的理解为准。
2. “替代性 + 特定性”标准
说明书中必须清楚地将未写入权利要求的内容作为“可供选择的替代方案”明确披露,才可视为捐献。
3. 专利权人保护意愿的明确
法院还可从申请人是否在其他从属权利要求中撰写该技术方案,或是否在申请过程删去该方案,来推断权利人是否有意未主张保护,从而适用捐献原则。例如,在(2020)最高法知民终981号案中,法院认为说明书披露了两种部件成型的方法,但权利要求书中仅主张了其中一种,另一种虽在说明书中描述但未纳入权利要求,被视为“捐献”。
五、比较视角:国外的类似制度
尽管捐献原则具有中国特色,但在美国与欧洲也存在类似限制“等同原则”的制度,体现了全球专利法在边界确定性方面的趋同性。
1. 美国:“披露-捐献规则”(Disclosure-Dedication Rule)
美国联邦巡回上诉法院在Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co.(2002)案中确立:若说明书中披露但未请求保护的技术内容,则视为放弃主张权利,并捐献给公众,不能通过等同原则加以主张。
该规则的适用条件包括:
- 相关技术特征在说明书中明确披露;
- 说明书中未表明保留将其纳入权利要求的意图。
其政策基础与中国类似:维护公众对权利要求书范围的信赖,避免权利人通过诉讼“事后扩张”专利范围。
2. 欧洲:“权利要求解释边界”原则
欧洲专利公约(EPC)并无“捐献”制度之名,但《欧洲专利公约第69条解释议定书》(Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC)要求权利要求应以说明书为依据进行解释,而非扩大。
说明书中披露但未在权利要求主张保护的实施方案,除非表明权利人有保护意图,通常不构成权利要求等同保护范围的一部分。这在功能上与中国的捐献原则高度相似。
六、对外国专利权人在华维权的提示与建议
对希望在中国主张专利侵权的外国权利人而言,捐献原则的适用具有重要实务影响:
- 重视权利要求撰写策略:所有重要的技术特征,特别是替代方案,应明确写入权利要求书,单靠说明书描述并不构成保护范围。
- 谨防侵权主张被驳回:若被诉产品采用了说明书披露但未主张的方案,极可能因捐献原则被认定不构成侵权。
- 全球策略需保持一致性:撰写策略应兼顾美国的“披露-捐献规则”规则、中国捐献原则、欧洲解释边界等制度,避免在关键市场出现制度性合规缺陷。
当前中国法院越来越强调专利撰写质量、主张边界的合理性与清晰性,这对外国企业意味着更高的专利管理标准,也带来了更强的司法确定性。
七、结语
“捐献原则”在中国专利侵权诉讼中起到限制“等同原则”扩张适用的关键作用,体现了“以权利要求书的内容为准、说明书及附图作为补充解释依据”的权利范围认定逻辑。
随着该原则在司法实践中逐步明确,其对于专利撰写、维权策略乃至全球申请布局的影响愈加深远。中国法院对权利边界清晰性的要求日趋严格,这对于希望在中国稳健开展知识产权运营的中外权利人来说,是挑战,也是制度进步所带来的机遇。
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