作者:夏文文
引言
在全球专利实践中,优先权制度是申请人能够在不同司法辖区保护发明的重要基石。
然而,优先权的适用范围并非无限。中国最高人民法院(SPC)近期的一份判决再次明确了一点:要成功主张优先权,相关技术特征必须在先前申请文件中得到直接且毫无疑义的披露。
该案涉及电信技术专利,尽管专业背景高度技术化,但其影响却具有普遍意义。判决不仅澄清了中国法院在审查优先权时所要求的严格证据标准,也凸显了在专利申请最初阶段进行精确撰写的重要性。
案件简述
某美国科技公司(专利权人)拥有一件涉及无线系统中上行链路的MAC 复用与 E-TFC 选择方法的中国发明专利。
竞争对手提出无效请求,质疑若干从属权利要求不能合法主张源自2005年两份美国临时申请的优先权。
·国家知识产权局(2021):维持专利整体有效,但认定八项从属权利要求的关键技术特征(即 MAC-e 标头包含调度信息)在临时申请中未清晰披露,因此不具备优先权。
北京知识产权法院(一审):同意 CNIPA 的结论,驳回专利权人的主张。
最高人民法院(终审):确认这些从属权利要求不享有优先权,强调必须符合“直接且明确披露”的标准。
最高院的核心观点
1.“直接、毫无疑义”是严格门槛
SPC强调,优先权的主张不能依赖行业推断或技术常识,而必须在优先申请文件中直接、清楚、完整地披露。
这一标准比新颖性或创造性评判中的披露要求更严格。原因在于:优先权制度旨在保护申请人的时间优势,如果允许模糊或隐含的披露,就会在优先日之后不当扩张专利保护范围。
2.行业惯例与后续标准不能“补缺”
专利权人辩称,在电信领域,MAC-e 标头包含调度信息已属公认,并引用技术会议记录及后续 3GPP 标准为证。
SPC 驳回了这一主张:
行业讨论草案不能证明在优先日已形成普遍技术认知;
优先日之后发布的标准不能追溯性地证明披露;
即便某一概念后来成为行业标准,也不能证明其在优先日已是公知常识。
3. 缺乏明确文字,即不能推定披露
临时申请仅提到“考虑标头和其他控制开销”,并未解释标头必然包含调度信息。
既然仍存在另一种合理解释(即标头不含调度信息),那么该披露就不能认定为“毫无疑义”。
4.从属权利要求需单独审查优先权
SPC特别指出,从属权利要求中新增的技术特征必须单独评估其优先权支持。即便独立权利要求获得支持,从属权利要求若新增的限制未被披露,也不能享有优先权。
在本案中,从属权利要求加入了“控制信息/调度信息”的特征。由于临时申请未清晰披露,相关从属权利要求无法获得早期优先权。
判决的意义
对中国实务的意义
该判决划定了明确的司法界限,防止专利权人通过依赖隐含技术常识扩大优先权范围。
在诉讼中,抓住优先权缺口将可能成为无效专利的有力手段。
对国际申请人的意义
该判决与欧洲专利局的“金标准”(直接且明确披露)一致,也与美国关于书面说明支持优先权的判例相呼应。
因此,国际申请人在中国提交专利时应预计会面临同等严格的审查标准。
对撰写策略的启示
临时申请不能过于简略:即便为抢先申请日期,也应尽可能包含所有未来可能主张的技术特征。
避免依赖隐含披露:行业标准会不断演变,但法院不会用后续发展来补充优先权。
考虑未来诉讼:临时申请的撰写选择,可能决定若干年后从属权利要求在诉讼中能否成立。
结语
最高院的判决再次提醒我们:优先权依赖的是“明确性”,而非“假设”。
对专利权人而言,教训虽然简单但极具挑战:若未来希望依赖某项技术特征,它必须在优先日当天就被清楚写进申请文件。
对挑战者而言,该判决提供了一条路径:仔细审查权利要求与优先文件之间的衔接,寻找漏洞。
在全球化的知识产权战略背景下,这一中国判例不仅与国际规则趋同,也强化了专利法的普遍真理:起点的清晰,决定未来的稳固。
照片由尤里·克鲁佩宁在Unsplash上拍摄