作者:胡若瑶
近年来,美国专利制度面临一种新的、颇具争议的挑战:某些第三方并非为了提升专利质量或解决真实争议,而是将专利无效程序作为牟利工具,用以向当事人施压、索取和解款项。最具代表性的案例,正是OpenSky v. VLSI一案。该案不仅引发了监管层的直接介入,也遭到司法系统的高度关注,更促使业界重新思考程序性权利的边界。
从根本上看,这一案件提出了一个对现代专利制度至关重要的问题:合法启动专利无效程序的行为,何时会跨越界限,构成程序滥用?
一、背景:从专利维权到程序性机会主义
本案源于 VLSI Technology 与英特尔(Intel)之间的一场高额专利侵权诉讼。2021年,VLSI 在德克萨斯州法院赢得了一项里程碑式判决,获得超过20 亿美元的侵权损害赔偿。
英特尔随后转向美国专利审判与上诉委员会(PTAB),通过多方复审(Inter Partes Review, IPR)程序试图宣告涉案专利无效。
然而,在当时适用的Fintiv 原则下,PTAB 可以在平行的司法诉讼已进入较晚阶段时拒绝启动IPR。基于该原则,英特尔提交的 IPR 申请被拒绝立案。
正是这一程序性拒绝,意外地打开了另一扇门。
二、OpenSky登场:没有实质利益的挑战者
在英特尔申请受挫后不久,一家新成立的实体OpenSky Industries提交了几乎与英特尔内容高度相同的IPR 申请。由于 OpenSky 并非侵权诉讼中的被告,其申请成功避开了英特尔所面临的程序性障碍,PTAB最终决定受理这些无效请求。
然而,随后的行为已明显超出正常的专利策略范畴。
后续披露的证据显示,OpenSky同时接触了争议双方:一方面,其向 VLSI 提出建议,暗示若支付一定对价,OpenSky可以在程序中故意削弱自身主张,甚至退出无效程序;另一方面,又尝试与英特尔探讨合作可能。
简言之,OpenSky 试图将其在程序中的“位置”货币化,通过制造专利不稳定性来换取经济利益。
三、USPTO的罕见强硬回应
这一行为迅速引起政策制定者和监管机构的警惕。时任美国专利商标局(USPTO)局长Kathi Vidal对该案启动了极为少见的局长复审(Director Review)。
复审结论极具震撼性:尽管OpenSky 提出的无效理由在形式上并非明显站不住脚,但其在程序中的行为构成了对PTAB 制度的严重滥用。USPTO 认定,OpenSky并无维护专利质量或公共利益的真实目的,而是将行政程序作为谋取私利的杠杆。
基于此,USPTO 采取了一系列前所未有的措施:
将OpenSky 直接移出 IPR 程序;
允许此前因时点问题被挡在门外的英特尔接替成为主导申请人;
要求OpenSky 说明其为何不应就不当行为给 VLSI 造成的费用承担补偿责任。
值得注意的是,USPTO 并未终止整个IPR 程序,而是明确指出:若由具备正当利益的主体继续推进,无效争议本身仍可能符合公共利益。
四、法律争议核心:请愿权利与程序滥用的边界
OpenSky 随后提起上诉,主张其行为受到Noerr–Pennington 原则的保护。该原则源于美国宪法第一修正案,一般认为,向政府机关请愿的行为即便出于自身利益考虑,也不应轻易承担法律责任。
根据既有判例,只有当诉讼或程序构成“虚假诉讼(sham proceeding)”——即在客观上毫无依据、且仅为骚扰或敲诈目的——才可能失去保护。
USPTO 的立场则更进一步,提出了一个关键区分:启动程序的权利,并不等同于在程序中实施滥用行为的权利。
USPTO 认为,即便Noerr–Pennington 可以保护“提交申请”这一行为,也不可能为违反程序诚信义务、操纵程序结果或将行政程序本身作为谈判筹码的行为提供免责。在OpenSky 案中,问题并不在于“是否有权申请”,而在于“申请后如何行事”。
这一关于宪法请愿权与行政裁判机关纪律权之间的张力,目前正成为上诉审查的核心议题。
五、本案的重要意义
1. 明确开放式无效制度的边界
美国和中国的专利制度均允许与案件无直接经济关系的主体提出无效请求,这一设计有助于提升专利质量。但OpenSky 案揭示,如果缺乏有效制衡,该制度同样可能被投机性利用。
2. 向投机型行为发出明确信号
若法院最终支持USPTO 的制裁措施,将明确传递一个信号:IPR不是可供套利的金融工具,将其当作筹码者,可能面临程序排除乃至经济责任。
3. 对全球专利策略的启示
对于活跃参与美国专利诉讼的国际企业,尤其是日益“出海”的中国企业而言,该案揭示了一种真实风险:第三方通过无效程序制造压力、逼迫和解。及早识别并制定应对策略尤为关键。
4. 与中国实践的对照
中国同样允许广泛的专利无效申请,但类似的投机行为相对少见。这可能与侵权赔偿水平较低、程序成本较高,以及对恶意诉讼更为严格的司法态度有关。尽管如此,随着跨境专利执法日益频繁,OpenSky案仍为未来制度设计提供了重要警示。
结语:向前看
无论上诉法院最终如何裁判,OpenSky案已经深刻改变了人们对专利无效程序滥用问题的讨论方向。它强调了一个跨法域共通的原则:法律程序的存在,是为了服务争议解决与公共利益,而不是被武器化为牟利工具。
对全球的立法者、司法机关与实务界而言,OpenSky 案提醒我们:一个值得信赖的知识产权体系,既需要开放的进入机制,也离不开对恶意行为的清晰边界与坚定回应。