作者:杨学雪
组合商标(即由文字、图形及其他标识要素构成的商标)在餐饮、零售及连锁加盟行业中极为常见。然而,其结构上的多要素特性,也带来了一个反复出现的执法难题:
当被控侵权人仅使用注册组合商标中的某一部分要素时,是否构成商标侵权?
陕西省高级人民法院的一则判决,对中国司法实践中如何处理组合商标部分使用及“主要部分”认定问题作出了具有指导意义的阐释。
一、核心法律问题
在涉及组合商标的侵权案件中,被告往往并未完整复制注册商标,而是在抽取其中的文字要素、使用某一艺术化字体部分或突出其中某一显著设计元素的基础上与自身其他图形或文字进行组合。
这引发了商标近似判断方法上的关键问题:商标近似是否应仅基于整体视觉外观进行判断?
抑或当注册商标中的主要要素被复制时,即使整体外观存在差异,仍可认定构成侵权?
中国司法实践近年来逐渐形成一种结合“整体比对”与“要素分析”的综合判断方法。
二、案件背景
本案原告系国内知名餐饮连锁企业上海弘奇永和餐饮管理有限公司(以下简称“永和豆浆公司”)。永和豆浆公司通过受让方式在中国境内依法取得了第43类下涉案图像及文字组合商标的独占使用权且可以以自己的名义开展维权行动。该组合商标由文字“永和豆浆”、“YONHO”及“稻草人图像”三部分组成
本案被告系神木市天下永和豆浆店(以下简称“天下永和店”),是一家小型餐馆个体经营户,其在店面字号、室内装潢、餐具等处均使用了由“永和豆浆”、“YONGHE FAST FOOD”及“永和”文字抽象图案组成的标识。
原告认为被告所使用的标识中“永和豆浆”文字部分与其注册商标中具有主要识别功能的“永和豆浆”文字部分完全相同,极易导致消费者误认二者存在关联,因此构成商标侵权。
本案一审法院认为原告组合商标中,“永和”文字注册商标数量众多,并非原告专属,“豆浆”为通用名,因此其显著部分应认定为“稻草人”图案。而被告所使用的“永和豆浆+YONGHE FAST FOOD”及“永和”文字抽象图案标识并不会使公众与原告注册商标产生混淆。同时,原告系于2016年获得独占使用权,而被告工商注册日期为2012年,故一审驳回了原告诉请。
本案原告不服一审判决,遂诉至陕西省高级人民法院。
三、二审法院的裁判思路:“主要部分”认定方法
二审法院指出,组合商标侵权判断不能机械适用“整体外观对比”原则,而应遵循根据《商标法》第五十七条及《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条的原则进一步分析:
被使用的要素是否构成注册商标的主要或显著部分;
该要素是否能够独立发挥识别商品或服务来源的功能;
该使用行为是否足以导致相关公众产生混淆。
四、如何认定组合商标的“主要部分”
认定某一要素是否构成组合商标的主要部分,需要结合具体案情进行综合判断,通常包括两个层面:
(一)结构上的显著性
法院会考察:
要素在整体构图中的比例与位置;
是否在视觉上被突出强调;
文字是否较图形更易识别;
是否具有语言表达上的便利性。
在实践中,文字要素往往更易被消费者记忆和口头称呼,因此更可能成为商标的核心识别部分。
(二)市场使用中的识别功能
即便组合商标包含多个要素,如果在长期商业使用过程中,消费者已经将其中某一部分与权利人建立稳定联系,该要素便可能获得独立的来源识别意义。
相关因素包括:
广告宣传中对该要素的使用频率;
是否作为企业字号使用;
连锁加盟规模;
市场知名度与消费者认知程度。
五、混淆判断:超越形式差异
二审法院认为,尽管被告的整体标识与注册商标存在视觉差异,但其突出使用了具有高度识别力的文字部分,极易导致相关公众产生混淆。
法院重点考虑:
权利商标已形成较高市场知名度;
被告对相同文字的突出使用;
采纳该标识与其市场影响力之间的关联性。
一个商标标识本身并不当然具备识别商品或服务来源的基本功能,该功能是通过权利人长期使用而达到使一般相关公众将其与商品和服务的提供者联系起来的效果。
本案中,二审法院经审查认为永和豆浆公司通过多年全国连锁加盟的使用方式,已经具有了较高的知名度。同时,基于相关公众一般的注意力,会更加注意涉案组合商标中“永和豆浆”的文字标识。故,基于该文字部分较高的使用频率,其应当构成该商标的主要部分。对于被告提出“永和豆浆文字为通用名称或描述性用语”的抗辩,法院认为证据不足,不予支持。
最终,法院认定天下永和店构成商标侵权,并判令停止侵权及赔偿损失。
六、制度意义
1. 对“整体观察”原则的理性发展
中国商标司法实践一贯强调“整体观察、综合判断”,本案进一步明确指出,“整体观察”并不意味着忽视组合商标中的核心要素。
当某一要素在消费者认知中占据主导地位时,即使整体设计存在差异,其复制行为仍可能构成近似。
2. 防止刻意拆分规避责任
若仅要求整体高度相似才能认定侵权,组合商标将极易被“拆分使用”而规避法律责任,例如:删除图形部分、添加其他装饰元素、调整排版结构,但保留最具商业价值的核心文字。
“主要部分”认定规则有效防止此类规避行为。
3. 防止权利滥用
与此同时,该规则并不意味着组合商标中的所有要素均可单独获得保护。
法院仍会审慎审查:
是否存在通用或描述性要素;
是否构成对公共资源的垄断;
商标权是否被过度扩张。
因此,对显著性与市场认知的证据要求尤为重要。
七、对品牌权利人的实践启示
(一)注册策略
建议品牌方:
同时注册组合商标与核心文字商标;
尽可能独立保护关键文字要素。
这将减少在侵权诉讼中对“主要部分”认定的依赖。
(二)证据管理
在维权过程中,应充分准备包括广告宣传资料、商标长期使用证明等知名度证据,如缺乏上述证据,法院可能难以认定某要素为主要部分。
(三)市场主体风险提示
新进入市场的经营者若在招牌或品牌中使用与知名组合商标部分相同的文字,即便整体设计不同,仍可能承担侵权风险。
八、中国商标司法趋势
本案体现出中国商标司法的整体趋势:
更加重视消费者认知;
强调实质混淆判断;
对组合商标中具有商业识别力的核心要素给予保护。
随着连锁经营与品牌扩张的持续增长,类似部分使用争议将愈发频繁。
结语
在中国,组合商标的侵权判断并非局限于僵化的整体外观比较。当被控侵权人突出使用组合商标中的主要、显著部分,并可能导致相关公众混淆时,即可构成侵权。
组合商标的保护,既需要前期周密的注册布局,也依赖后续充分的使用证据支持。
对于竞争者而言,复制组合商标中最具市场价值的核心要素,即便未完全照搬整体结构,也可能承担侵权责任。