不起诉 ≠ 授权：专利交易中一个微妙却关键的区别

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作者：胡若瑶

在知识产权协议中，经常可以看到某项技术的专利权人承诺未来不会就该专利向另一方主张侵权。该条款被称为“Non-Assertion（不主张权利）”。而在知识产权实践中，更常见的说法是“Covenant Not to Sue”（CNS，不起诉约定）。

条款名称不同，但法律属性相近。然而关键在于：

虽然“不起诉承诺”和“许可”在商业效果上看似相似，但在法律结构上却截然不同，而这种差异会直接影响风险分配、供应链保护以及诉讼策略。

两种结构，两种逻辑

理解二者差异的核心在于一个问题：专利权人到底“交出了”什么？


 

1. 许可（License）：权利的授予

专利许可，本质上是一种积极的权利授予。

专利权人将其部分排他性权利（例如制造、使用或销售的权利）让渡给被许可人，从而为其创设一种法律上的正当性。一旦发生争议，被许可人（技术使用方）的立场非常明确：

“我有权这么做。”

许可不仅是降低风险，更是在为行为建立法律基础。这是被许可人的核心权利。


 

2. 不起诉约定（CNS）：诉权的克制

相比之下，CNS 或 Non-Assertion 条款的逻辑完全不同。

它不授予任何权利，而只是对专利权人行使权利的一种合同性限制。换言之，专利权人并没有承认相关行为是合法的，只是承诺不会采取法律行动。

因此，技术使用方在诉讼中的抗辩逻辑也随之变化：

“你曾承诺不会起诉我。”

这一差异看似微妙，但在实践中往往决定性的。

为什么选择 CNS 而不是许可？

既然许可更“稳”，为什么实践中仍然会选择 CNS？

原因在于：灵活性与策略性，往往比形式上的权利更重要。

1. 避开复杂的许可体系

正式许可通常意味着复杂的安排：

  • 许可范围界定

  • 再许可机制

  • 许可费结构

  • 审计与合规要求

相比之下，CNS 可以成为一种更轻量、更高效的解决方案，尤其是在双方只希望解决特定问题，而不愿建立长期合作关系时。

2. 更精准的范围控制

CNS 天然具有人身性与定向性。

例如，专利权人可以仅承诺：

  • 不起诉你本人（或该公司）

  • 但仍保留对你的关联公司、供应商或客户的主张权利

虽然许可也可以实现类似设计，但通常需要更复杂的结构安排。

3. 诉讼策略（尤其是在美国）

在美国专利诉讼中，CNS 还是一种重要的程序性工具。

当被控侵权方提起确认之诉（请求法院确认不侵权或专利无效）时，专利权人可以通过出具一份范围足够广的 CNS，消除“现实争议”的存在，从而使法院丧失管辖权，直接终结案件。

因此，CNS 不仅是商业工具，也是诉讼中的退出机制。

灵活性的代价：潜在风险

这种灵活性并非没有代价。在跨境业务和供应链场景中，CNS 可能带来一些隐性风险。


 

1. 对抗第三人的能力较弱

CNS 约束的是承诺方本身，而不是专利权本身。

如果该专利未来被转让（尤其是转让给强势维权主体），新权利人可能主张：

“原权利人承诺不告你，但我没有。”

在缺乏正式许可的情况下，对方可能再次面临侵权风险。

实务建议：CNS 应当配套继受人约束条款，确保未来受让人同样受该不起诉承诺约束。


 

2. 专利权用尽：隐藏的争议焦点

CNS 与专利权用尽原则之间的关系，是另一个关键问题。

根据该原则，一旦产品经专利权人授权销售，其上的专利权即告用尽，权利人不得再对后续流通主张权利。

部分专利权人试图通过 CNS 主张：

  • 该销售只是“被容忍”，而非“被授权”
  • 因此不应触发权利用尽

然而，在Impression Products v. Lexmark一案中，美国最高法院明确指出：

判断标准在于销售是否“实质上获得授权”，而非合同的名称。

换言之，如果 CNS 在实质上允许产品进入市场流通，仍可能被认定为授权销售，从而触发用尽。

当然，不同法域与具体事实下，对 CNS 的认定仍存在一定不确定性，尤其是在跨境供应链中。

CNS 的典型适用场景

尽管存在风险，CNS 并非“弱化版许可”，而是一种有意识的策略工具，常见于以下场景：

  • 侵权和解
    针对既往侵权行为达成清算，对特定产品或行为承诺不再起诉
  • 技术合作
    在联合研发或供应关系中，避免全面交叉许可，仅在特定项目范围内互不主张权利
  • 过渡性安排
    在专利申请期间或正式谈判尚未完成时，提供临时风险保障
  • 生态推广
    通过公开不起诉承诺，降低技术使用门槛，推动行业采用

  • 诉讼管理
    通过消除

    “现实争议”，终结确认之诉程序

一个更直观的理解方式

License 和 CNS 的区别，不在于术语，而在于权利结构：

  • 许可（License）回答的是：→ “你有没有权利这么做？
     

  • 不起诉约定（CNS）回答的是：→ “我会不会起诉你？”

这两个问题，本质上并不相同。

结语

对于在中国及全球范围开展业务的企业而言，这一差异远不只是理论问题。

  • 如果你是技术使用方，许可通常提供更强、更稳定的保护，尤其是在面对未来专利转让时

  • 如果你是专利权人，

    CNS 则提供更高的灵活性，使你能够在解决争议的同时保留更广泛的维权空间

在专利日益嵌入复杂供应链、数据技术与跨境执法的背景下，在这两种工具之间做出选择，本质上是一项战略决策。

而有时候，合同中的一个小条款，足以改变整个风险格局。

照片由 Jose Castillo 拍摄，来自 Unsplash