作者：宋琳娜
在中国，外观设计专利和商标分别保护商业创新的不同方面。外观设计专利保护产品的视觉外观，而商标保护用于识别商品或服务来源的标志。在鞋类、时尚等行业中，同一视觉元素往往同时具有装饰功能和品牌识别功能。
在（2024）最高法知行终860号案件中，中华人民共和国最高人民法院知识产权法庭对这两类权利发生交叉时的审查标准作出了明确说明。
法律依据
《中华人民共和国专利法》第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日前已经取得的合法权利相冲突。
这里所称的合法权利，包括注册商标权、著作权、商号权、肖像权、地理标志以及商品包装装潢等权益。该规定的目的并不仅仅是避免不同知识产权之间在形式上的重叠，而是为了防止某项外观设计专利在实际实施后侵害他人的在先权利。
如果专利产品的商业使用会损害他人商标的识别功能，那么该外观设计专利原则上不应获得维持。
案件背景
本案涉及一件多某公司于2012年申请的跑钉鞋（2012-6）外观设计专利。该设计在鞋侧显著位置使用了一组由三条弧形线条构成的图案，而这一位置正是消费者通常识别运动鞋品牌标识的关键区域。
涉案专利立体图（来源于国知局）
彪某公司向国家知识产权局提出无效宣告请求，主张该图案与其在先的三个商标
第G581191号
第G426712号
第G925647号商标
高度近似，容易使消费者误认为涉案产品与彪某公司存在授权、合作或其他商业联系。
彪某公司产品（来源于其官网）
国家知识产权局和一审法院均维持专利有效，理由之一是专利权人自身拥有相关注册商标-第3016612号商标
且鞋上同时标注多某公司商标及其文字商标“DOWIN”，消费者不易将其作为唯一区分来源的标志，故维持被诉决定。最高人民法院二审认定，诉争图案的使用构成商标性使用。
其虽与多某公司商标近似，但设计特征更接近彪某欧洲公司在先商标，改变了多某公司商标的显著特征。结合彪某欧洲公司在先商标经长期宣传已具有较高知名度，本专利易使相关公众对商品来源产生混淆，构成权利冲突。遂撤销一审判决及被诉决定，判令重新作出审查决定。
为什么适用商标侵权判断标准
最高人民法院指出，判断外观设计专利是否与在先商标权冲突，核心在于该设计投入市场后是否会构成商标侵权。
产品设计中的商标性使用
本案的关键问题之一在于，鞋侧图案究竟只是装饰设计，还是已经发挥了商标识别功能。
法院认为，诉争涉案专利图案位于鞋侧显著位置且面积较大，属行业常见做法。多某公司申请多个近似商标及外观设计专利，表明其意在将诉争图案作为识别商品来源的标识使用。据此，本专利对诉争图案的使用构成商标性使用。
商标近似与混淆可能性
涉案专利产品为跑钉鞋，与 彪某公司在先商标核定使用的鞋类商品构成相同商品。
诉争图案与彪某商标在形状、线条走向上高度近似，且使用位置相同，易使消费者对商品来源产生混淆或误认为存在特定联系，即便标注其他商标亦不足以消除风险，已构成权利冲突。彪某公司自1958年起使用跑道标识，相关商标自1976年在华注册。经持续使用及多渠道广泛宣传，至本专利申请日前已在运动鞋领域具有较高知名度。 即使涉案专利产品上同时使用了其品牌标识，也不足以消除这种混淆可能性。
本案的现实意义
本案明确表明，取得外观设计专利并不意味着企业可以合法使用任何包含在设计中的视觉元素。专利权并不能为侵犯在先商标权的行为提供合法依据。
结语
通过（2024）最高法知行终860号判决，最高人民法院明确了一个重要原则：当产品设计中的视觉元素实际发挥商标功能时，外观设计专利与在先商标权冲突的判断，应当遵循商标侵权的分析框架。